Advokaten 6 - Fast hånd om patentsager i det vilde vesten

Print Print
24-08-2009

Virksomheder behøver ikke at lade sig afskrække af patent-retssager i USA. Her følger gode råd til både sagsøgte og sagsøgere.

Af Henrik Villumsen, advokat (L), LL.M., Head of Legal, IPR & Licensing, Martin Professional A/S

Jeg har igennem adskillige år som jurist i forskellige danske erhvervsvirksomheder været indblandet i et efterhånden ikke helt beskedent antal patent-retssager i USA. Både som sagsøger og sagsøgt. Vinklen i nærværende artikel er således den oplevelse, som en dansk erhvervsvirksomhed/dens juridiske afdeling kan have af det amerikanske retssystem i patent-retssager.
Patent-retssager i USA har bl.a. disse kendetegn: “dokument-tunghed”, krav om fremlæggelse af store mængder oplysninger og lang varighed. I ingen af de patent-retssager, som jeg har været involveret i, har advokater på nogen af siderne (så vidt vides) været aflønnet på no cure, no pay-basis, og sammenholdt med de anførte kendetegn kan det give – efter danske forhold – ret enorme sagsomkostninger.

Fortrolige oplysninger
En amerikansk (patent-)retssag er på en række processuelle områder markant forskellig fra en dansk retssag. Én forskel er, at forkyndelse af stævningen er sagsøgers opgave. Det kan efter omstændighederne i sig selv medføre betydelige omkostninger og tage lang tid, ikke mindst for den amerikanske sagsøger, der skal igennem Haager-konventionen for at forkynde for en dansk sagsøgt. Også i USA kan “kald og varsel frafaldes”, men ønsker man som dansk sagsøgt at trække sagen lidt ud, er det en oplagt mulighed at undlade dette.
I en sag, jeg har været indblandet i, var sagsøger af forskellige årsager ikke synderlig motiveret for at forsøge forkyndelse og efter ca. ni måneder afviste retten sagen.
En anden forskel er at sagsøgte i f.eks. en patent-retssag, der afkræves oplysninger om sin omsætning til brug for beregning af sagsøgers økonomiske krav, altid – og efter min erfaring altid med rettens billigelse – vil betinge fremlæggelsen af oplysninger af, at der afsiges en “protective order”, dvs. indgås en af retten godkendt fortrolighedsaftale.
Ofte vil oplysninger kategoriseres som “fortrolige” eller “meget fortrolige” og for den sidste kategori – typisk omsætningstal for de patent-krænkende produkter – vil aftalen typisk specificere, at kun sagsøgers advokater, og ikke sagsøger selv, har adgang hertil. Sagsøger bliver så rådgivet af sine advokater på grundlag af oplysninger, som sagsøger ikke kender, og jeg har endnu til gode at opleve, at en amerikansk advokat har forsyndet sig mod dette.
Diskussionen står i øvrigt ofte på, om bestallingshavende advokater (som jeg selv), ansat hos sagsøger, skal have adgang til de “meget fortrolige”. Har en hos sagsøger ansat advokat (også) bare et vist kommercielt ansvar hos sagsøger, vil retten typisk give sagsøgte medhold i, at kun ”eksterne” advokater får adgang.
En amerikansk advokat, der repræsenterer en part i en retssag, må ikke kontakte modparten direkte, såfremt modparten er repræsenteret af en advokat. Det kender vi fra Danmark. Mere end én gang har jeg oplevet, at modpartens advokat – under påskud, at jeg er advokat (godt nok ikke med bestalling noget sted i USA) – også har forsøgt at afskære mig fra at have direkte kontakt med modparten. Og i flere tilfælde har modparten fået rettens kendelse for det.

Hjem til Texas
Det er ikke uden betydning, hvor i USA retssagen føres. Et forhold, der også afviger fra danske forhold, er således selvsagt de fysiske afstande i USA. Det gør i praksis en betydelig forskel, om sagen føres i f.eks. New York eller Californien. Det virker banalt, men der er selvfølgeligt stor forskel i penge og arbejdstid på at sende f.eks. et hold opfindere til vidneafhøring eller foretage besigtigelse af krænkende produkter i den ene eller anden ende af USA.
Også af andre grunde end rent praktiske kan det have betydning, hvor sagen føres. I flere år har en del af Texas således været kendt som en “rocket docket” hos patent-sager: en delstat, hvor patenthaver – især en amerikansk – med stor sandsynlighed i de føderale domstole i den østlige del af delstaten kunne få ekspederet sin patentkrænkelsessag hurtigt og med et gunstigt resultat. Også uden, at sagsøger eller sagsøgte havde nogen særlig tilknytning til Texas.
På det seneste er det imidlertid lykkedes sagsøgte i bl.a. produkt-ansvarssager – hvor de føderale domstole i Texas også er ret sagsøger-venlige – at få den føderale ankeinstans for bl.a. Texas til at acceptere, at Texas-domstolene ikke har stedlig kompetence til at behandle sagen, hvis der ikke foreligger en (ganske vist minimal) tilknytning til Texas. Af den grund – og fordi disse rocket dockets i Texas bliver ofre for deres egen succes, så sagsbehandlingstiden er stærkt stigende – er inklinationen for patenthaver til at vælge disse værneting formodentlig aftagende.
Er værneting i USA et emne, foretrækker jeg således bl.a. den føderale domstol i den sydlige del af staten New York. Dels af praktiske årsager – der er domhuse på Manhattan og i White Plains lidt nord for Manhattan, så det er relativt enkelt og hurtigt at komme til og fra Danmark. Dels af hensyn til, at der efter min erfaring ikke udøves partiskhed til fordel for en amerikansk modpart. Og så er det jo en af “hjemmebanerne” for en lang række meget store amerikanske advokatvirksomheder.
I retssager uden for kontrakt er der imidlertid relativt stort spillerum for sagsøger for så vidt angår valg af værneting. Der kræves således blot et minimum af tilknytning. Ét af disse tilknytningsmomenter er baseret på deliktsværnetings-principper: et brev fra en dansk virksomhed til en amerikansk konkurrent med blot en antydning af, at konkurrenten krænker patenter i USA, vil således give den amerikanske konkurrent grundlag for at anlægge et anerkendelses-søgsmål ved sit (hoved-)hjemting. Ofte vil en patentkrænkelses-sag alligevel skulle anlægges hér, men ikke altid, og muligheden for at anlægge sagen ved et mere hensigtsmæssigt værneting går da fløjten, da fuldbyrdelses-søgsmålet herefter også vil skulle versere ved dette værneting.

Magtbalance
Også på materielle områder er der forskelle. Det har således i mange år været en udbredt opfattelse, at USA er landet, der flyder med mælk og honning, når talen falder på muligheden for at opnå økonomisk kompensation for en række retsbrud. Mange kender historierne om exorbitant store erstatnings-udmålinger i personskade- og miljø-sager m.fl.: den varme McDonald’s kaffe, “bukse-dommeren” mv.
Patentretssager føjer sig historisk rimeligvis til den liste. Men landskabet for patentretssager i USA er under forandring. I de senere år er der således faldet en række domme, som forrykker magt-balancen mellem sagsøger og sagsøgt i en patent-retssag.
I Court of Appeal for the Federal Circuits (den føderale ankeinstans for bl.a. patent-sager) afgørelse fra august 2007 i den såkaldte In Re Seagate gøres således i betydelig grad op med det “berømte” princip om “triple (eller “treble) damages”, dvs. muligheden/risikoen for som domfældt at blive pålagt at skulle udrede et beløb, svarende til tre gange den idømte økonomiske kompensation, i tilfælde af forsætlig krænkelse af patentet. Der kræves således nu bl.a. “objektiv hensynsløshed” (“recklessness”). Retspraksis herefter viser, at der nu skal ganske meget til for at bevise forsæt. Én af de få domfældelser lægger f.eks. vægt på, at en producent sender et nyt produkt til en konkurrent med samtidig oplysning om, at produktet er patenteret, og konkurrenten på trods heraf lancerer et patent-krænkende produkt.
I Supreme Courts afgørelse fra april 2007 i KSR-dommen gøres op med et mangeårigt princip om (måske for ukritisk) patenterbarhed. Dommen gør det nu lettere at bevise, at en opfindelse var åbenbar for en fagmand, og gør det dermed lettere for en sagsøgt i en patent-retssag at få et patent ugyldiggjort. I processkrifter fra sagsøgte i patent-retssager efter KSR-dommen er således ofte anført, at i alt fald efter KSR-dommen er sagsøgers patenter ugyldige.
I Supreme Courts afgørelse fra januar 2007 i Medimmune vs. Genentech slås det fast (af Antonin Scalia, der jo var i Danmark tidligere på året, som pennefører), at en patent-licenstager er berettiget til at anlægge et anerkendelsessøgsmål mod patent-licensgiver med påstand om de licensierede patenters ugyldighed, uden at misligholde patentlicensaftalen ved at undlade at betale licens-afgift. Man kan således nu både blæse og have mel i munden.
I Supreme Courts afgørelse fra maj 2006 i eBay vs. MercExchange anføres det, at en afgørelse om patent-krænkelse ikke automatisk medfører en dom om ophør med patentkrænkelsen.
Lovgiver i USA kommer måske også til at bidrage til forrykkelse af magtbalancen. I marts blev der således i Kongressen fremsat lovforslag om ændring af patentloven. Det er ganske vist 5. år i træk, at der fremsættes et sådant lovforslag, og lovforslaget blev også straks sendt til hjørnespark på ubestemt tid, men fortjener alligevel omtale her, da visse af de foreslåede ændringer givetvist bliver vedtaget på et tidspunkt.
Et forslag går på, at der, når der skal udmåles “rimeligt vederlag” for en patentkrænkelse (et “oprejsnings-institut”, som jo også er kendt i Danmark), kun skal tilkendes rimeligt vederlag for den del af værdien af det krænkende produkt, som vedrører opfindelsens særlige bidrag i forhold til allerede kendt teknik. Der er næppe tale om mere end en kodificering af et almindeligt anerkendt princip om, at vederlag kun skal udmåles i forhold til, hvad den patenterede opfindelse er værd i/for det krænkende produkt, men kodificeringen vil altså begrænse domstolenes “frihed” i så henseende.
Et andet forslag går at kodificere kravet om objektiv hensynsløshed fra In Re Seagate.

Klondyke begrænses
Man skal givetvis se denne retspraksis og lovgivers tiltag som et retspolitisk indgreb. Den offentlige mening og også mange praktiserende advokater har igennem en række år talt for, at adgangen til “patent-misbrug” skulle reduceres, ikke mindst efter opkomsten af den såkaldte “patent-trold industri”. På lignende vis, som da Supreme Court i 1960’erne introducerede den omtalte mulighed for at lancere enorme erstatningskrav i f.eks. produktansvarssager (selv samme erstatningskrav – millioner og atter millioner af dollars for et par ødelagte bukser – som nu er kommet under voldsom beskydning i den amerikanske offentlighed) som en reaktion på, hvad Supreme Court opfattede som den økonomiske liberalismes slagside, har (især) Supreme Court nu tilsyneladende påtaget sig at være bannerfører for en begrænsning af, hvad der opleves som patentsystemets skyggeside.
Er man en dansk virksomhed, der sagsøges i en patent-retssag i USA, er dette alt andet lige godt nyt. Er man en dansk virksomhed, der sagsøger for patentkrænkelse i USA, er dette alt andet lige ikke godt nyt.